ביטול סימן מסחר עקב אי-שימוש

בניגוד לסברה הרווחת בקרב רבים, השלמת הליך רישום סימן מסחר בפנקס סימני המסחר אינה מקנה לסימן חסינות לעד. גם סימן מסחר שנרשם כדין, חשוף לביטול או מחיקה בעילות ובנסיבות שונות. 

כך למשל, מעוגן בסעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972  מנגנון לביטול סימן מסחר רשום אשר רישומו התבקש מבלי שהמבקש התכוון בתום-לב לעשות שימוש בסימן, ומשהוכח כי גם לאחר שנרשם הסימן, לא נעשה בו שימוש כלשהו במשך 3 השנים שקדמו להגשת הבקשה לביטולו. 

הראציונל העומד מאחורי מנגנון זה הוא רצונו של המחוקק למנוע מגורמים כלשהם לרשום סימן כסימן מסחר, מבלי שיש להם כוונה להשתמש בו, פעולה שנובעת לעתים מרצונם לנטרל גורם מתחרה מלעשות שימוש בסימן או בסימן דומה לו. רצון זה, אינו הולם את ערכי תום-הלב והתחרות ההוגנת החולשים מעל הדין הישראלי, ומשכך, מצא המחוקק לנכון להגבילו.

מי רשאי לבקש ביטול סימן מסחר עקב אי-שימוש?

הפקודה מאפשרת ל"כל אדם מעוניין" להגיש בקשה לביטל סימן מסחר רשום על יסוד הנימוק של אי-שימוש בסימן. ע"פ ההבנה המקובלת ובשונה מהליכי ביטול ומחיקה אחרים, אין צורך כי המבקש יהיה מי שיש לו אינטרס כלשהו ביחס לסימן, אינטרס שנפגע כתוצאה מהרישום. זאת, לאור שאיפת המחוקק הישראלי ל"טוהר פנקס סימני המסחר" מסימנים שאינם ראויים להיכלל בו, שאיפה המצדיקה הימנעות מ"בדיקה בציציותיו" של מבקש הביטול⁽¹⁾. 

מטבע הדברים, בפועל מוגשות בקשות מסוג זה ע"י גורמים בעלי אינטרס מסחרי כלשהו במחיקת הסימן.

להיכן יש להגיש בקשה לביטול סימן מסחר עקב אי-שימוש?

ע"פ חוק רשאי גורם המעוניין להגיש בקשה לביטול סימן מסחר עקב אי-שימוש לבחור באם להגישה ישירות לבית-המשפט העליון, או, לחילופין, להגישה לרשם סימני המסחר. 

בפרקטיקה, מוגשות בקשות מסוג זה ברוב המקרים לרשם סימני המסחר, שהוא הגורם האמון על בחינת בקשות מסוג זה דרך קבע. אף במקרה בו הוגשה בקשת ביטול לרשם, בסמכותו להחליט על העברת הדיון בה לבית-המשפט העליון. 

הדיון בבקשת ביטול בפני הרשם מתנהל, למעשה, כהליך משפטי לכל דבר. הצדדים לדיון: מבקש הביטול ומולו בעל הסימן מגישים כתבי טענות ותצהירים, מזומנים לדיון בלשכת סימני המסחר ומסכמים את טיעוניהם בכתב. בתום ההליך, מכריע הרשם (או גורם מוסמך אחר מתוך רשות סימני המסחר) באם לקבל את הבקשה או לדחותה.

כיצד נבחנת בקשה לביטול סימן מסחר עקב אי שימוש?

במסגרת דיון בבקשה לביטול סימן מסחר עקב אי-שימוש, בוחן הגורם הדן בבקשה 3 פרמטרים: 

א. בדיקה עובדתית – האם היה או לא היה שימוש בסימן במשך 3 השנים שקדמו להגשת הבקשה. במסגרת הדיון בשלב זה מנסה בעל הסימן, לרוב, להציג בפני היושב בדין ראיות המצביעות על שימוש בסימן בתקופה האמורה. 

ב. בדיקת קיומה של הצדקה לאי שימוש – אף אם הוכח כי לא היה שימוש בסימן במשך 3 שנים, על הגורם הבחון לבחון קיומן או אי קיומן של "נסיבות מיוחדות במסחר" אשר בגינן נבצר מבעל הסימן לעשות בו שימוש. 

ג. בדיקת קיומן של הצדקות אחרות לאי השימוש – אף אם לא התקיימו "נסיבות מיוחדות במסחר", מוקנית ליושב בדין הסמכות להחליט שלא למחוק את הסימן משיקולים שונים ולא מפורטים וכפי שיקול דעתו. 

בכל מקרה, הגורם המבקש את מחיקת סימן המסחר הרשום הוא הנושא בנטל ההוכחה להוכיח את טענותיו כנגד הסימן. ואולם, די בכך שמבקש הביטול יציג "ראשית ראיה" לטענותיו, בכדי להעביר את נטל ההוכחה אל כתפי בעל הסימן.

מהו "שימוש" בסימן מסחר?

בכדי לא להיקלע למצב בו סימן מסחר עומד לדיון מסוג זה, על בעל הסימן הרשום לדאוג לעשות בו שימוש מתמיד, ובכל מקרה, לא להפסיק להשתמש בו לפרק זמן ממושך עד-כדי שלוש שנים. 

הנטייה בישראל כיום היא לפרש את המונח "שימוש" באופן רחב יחסית, המקל עם בעל הסימן הרשום. כך למשל, נקבע בעבר ע"י רשם סימני המסחר כי די במכירת מספר מוצרים תחת סימן בכדי להוות "שימוש" בו, ואין צורך כי כמות רבה של מוצרים תימכר תחתיו⁽²⁾. 

לאור גישה זו אף נקבע כי אף שימוש בסימן במסגרת שם של חברה, ולא כשם של המוצר כשלעצמו, זאת, ככל ששם החברה מוטבע על המוצר או על אריזתו ⁽³⁾ מאידך, שימוש בסימן במסגרת שם של חברה המוטבע על חשבוניות מס שהיא מוציאה, במנותק מהמוצרים שהיא משווקת, לא יחשב לשימוש בסימן⁽⁴⁾.

שימוש בסימן ע"י מי שאינו רשום כבעליו

ככלל, בעל סימן מסחר רשום רשאי לתת לגורם חר רישיון לשימוש בסימן מסחר שבבעלותו. ואולם, יש צורך לרשום את דבר הרישיון במרשם סימני המסחר, על-מנת לתת לו תוקף. רישיון לשימוש בסימן מסחר שלא נרשם בפנקס סימני המסחר הינו חסר תוקף. 

בדומה לכך, בהקשר דיוננו זה, שימוש בסימן של גורם שאינו בעל הסימן, יחשב לשימוש של בעל הסימן עצמו בסימן. כלומר, באם בעל הסימן עצמו אינו עושה שימוש בסימן במשך 3 שנים, ובמקביל, גורם אחר עושה בו שימוש בהרשאת בעל הסימן, די בכך בכדי להביא לדחייתה של הבקשה למחיקת הסימן עקב חוסר שימוש. 

ואולם, שימוש בסימן מסחר ע"י מי שקיבל רשות לשימוש בו אך רשות זו לא נרשמה בפנקס סימני המסחר לא יחשב לשימוש בסימן, וזאת, לאור החובה לרשום רישיון לשימוש בסימן בפנקס סימני המסחר כתנאי לתוקף הרישוי⁽⁵⁾ , וככל שלא מדובר בחברות קשורות זו בזו, שאז יתכן וניתן יהיה לראות שימוש אף ללא רישום בפנקס סימני המסחר⁽⁶⁾.

כמה עצות מעשיות לסיום

לאור דברינו, ייטיבו לעשות בעלי סימני ומסחר באם יתמידו לעשות שימוש בסימני מסחר ולא יסתפקו בהיותם רשומים. במקרים בהם בעל הסימן עצמו אינו עושה שימוש בסימן, מומלץ לשקול מתן רשות שימוש בו לגורם אחר, ולו בשביל "להחזיקו בחיים" וככל שיש לבעל הסימן צורך בכך. 

מן העבר השני, ייטיב לעשות גורם המעוניין לעשות שימוש בסימן רשום אשר למרות רישומו לא נעשה בו שימוש בפועל, באם יבחן את האפשרות להגיש בקשה לביטול הסימן בהסתמך על אי השימוש בו. 

ובכל מקרה, מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום ולעצב את המדיניות העסקית מלכתחילה מתוך מודעות למצב המשפטי בעניין.

_____________________________

1. ראו בעניין זה בג"צ 67/71 פרמו בע"מ נ' שמידגל, פ"ד כה(1), 802. 
2. ראו החלטה בעניין בקשה למחיקה ולביטול סימן מסחר מס' 69909 עיני נ' אקטרינה גוטמן, פורסמה באתר האינטרנט של לשכת סימני המסחר.
3. ראו החלטה בעניין בקשה לביטול סימני מסחר מס' 13296, 14630 Micsys Company נ' להב, פורסמה באתר "נבו". 
4. ראו החלטה בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מס' 169322 עוף עוז נ' עוף טנא, פורסמה באתר "נבו".
5. ראו ע"א 2209/08 GIGIESSE נ' ואמפום בע"מ, פורסם באתר "נבו"
6. ראו החלטה בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מס' 59017 מיס אל נ' Miss Lagotte, פורסמה באתר האינטרנט של לשכת סימני המסחר.